MARCHIO DI FORMA E MODELLO DI UTILITA’: IL CASO “FERRERO ROCHER”

Il caso in esame consente di esplorare due istituti di proprietà industriale che sembrano affini ma in realtà hanno presupposti ben differenti: il modello di utilità appartiene alla categoria dei brevetti e rappresenta una soluzione nuova e originale relativa a un determinato prodotto, atta a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere.

Il marchio di forma, invece, è un segno distintivo tridimensionale (dunque: un marchio a tutti gli effetti) volto a contraddistinguere prodotti o servizi all’interno del mercato, in grado di caratterizzarli rispetto ai suoi concorrenti.

Entrambe le categorie sono registrabili (l’uno come brevetto, l’altro come marchio) per 10 anni, ma nel caso del modello di utilità la tutela non è rinnovabile; d’altro canto l’utilizzo del marchio di forma può essere potenzialmente perpetuo, riducendo (anche definitivamente) la possibilità per i concorrenti di utilizzare la soluzione tecnica, quindi quest’ultima privativa viene riconosciuta con grande cautela dalle Autorità di riferimento. Tali caratteristiche si rinvengono anche nel caso “Ferrero Rocher” che ha fatto scuola nel settore.

LA NORMATIVA Prima di esaminare la vicenda giudiziale , è opportuno soffermarsi sui punti cardine della normativa del Codice della proprietà industriale. Gli articoli 7 e 9 del Codice individuano l’oggetto del marchio in un segno suscettibile di rappresentazione grafica, di suoni, della forma del prodotto o della confezione di esso, delle combinazioni e delle tonalità cromatiche purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa. Nello specifico, non possono costituire oggetto del marchio di forma i segni costituiti dalla forma se imposta dalla natura del prodotto, o se è necessaria per l’ottenimento di un risultato tecnico o se attribuisce un valore sostanziale al prodotto.

Mentre in base all’art. 82 c.p.i. possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli che conferiscono particolare efficacia o comodità di applicazione o nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazione di parti.

IL CASO Nel 2014 la Ferrero notificava un ricorso alla Sanges & Associati s.p.a. chiedendo di inibire alla Sanges la commercializzazione e la promozione di alcuni prodotti dolciari (wafer croccanti e praline) con forme sostanzialmente identiche ai prodotti oggetto dei marchi di cui Ferrero è il titolare (Kinder Bueno e Ferrero Rocher). La resistente contestava le pretese della ricorrente chiedendo il rigetto in quanto deduceva che le forme dei prodotti dolciari sono standardizzate e necessarie per il contenimento della crema, e per questo riteneva che i marchi della Ferrero erano stati registrati in violazione dell’art. 9 C.P.I., poiché la forma è intrinsecamente connessa al prodotto in sé.

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LA PRONUNCIA Con Sentenza del 10 agosto 2014, per la violazione del marchio del Kinder Bueno il Tribunale di Milano accoglieva la richiesta in quanto ha ritenuto che la Sanges non abbia copiato solo le gobbe del prodotto che sono funzionali al riempimento della crema, ma anche tutte le caratteristiche definite “arbitrarie” in quanto mere decorazioni.

Non ha avuto lo stesso esito la richiesta di inibitoria della pralina: il Giudice milanese ha infatti stabilito che la forma sferica del prodotto (costituita dalla copertura di cioccolato con le scaglie e dal ripieno con un nucleo solido), integra una forma funzionale che dà sì un valore sostanziale al prodotto, ma non identifica lo stesso alla stregua di un marchio da tutelare.

L’ipotetico riconoscimento del marchio di forma alla sfera di cioccolato, avrebbe infatti configurato una esorbitante estensione e un illegittimo prolungamento della tutela, poiché tale diritto di esclusiva avrebbe privato tutti i concorrenti della possibilità di offrire un prodotto con quella funzione, ovvero anche solamente la loro libertà di scelta della soluzione tecnica o di una soluzione simile (Vedi anche UE, T-270/06).

Avv. Francesco Saverio FRANCHI

con la collaborazione di
Benedetta BUZZELLI

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