Dopo l’italiana Fabbri, anche il noto marchio statunitense New Balance vince in Cina contro il brand imitatore New Barlun. La vittoria conseguita da New Balance segna il cambio di passo dei giudici cinesi nel decidere le controversie in tema di concorrenza sleale commessa dalle imprese locali e rappresenta un precedente di indiscusso valore in quanto concerne la contraffazione in uno dei settori più sensibili ed esposti al fenomeno ovvero quello dell’abbigliamento.
IL CASO New Balance è uno storico marchio di sportswear, in particolare di sneakers. Le sneakers dalla maison statunitense, come noto, si distinguono da quelle delle concorrenti per la famosa “N” maiuscola apposta ai lati esterni delle scarpe come un vero e proprio marchio di posizione. New Barlun, d’altro canto, è una compagnia cinese di abbigliamento sportivo, anch’essa impegnata nella produzione e commercializzazione di sneakers recanti ai lati il famoso logo “N”. Una imitazione servile del brand americano a cui si aggiunge un’ulteriore condotta di concorrenza sleale della New Barlun: la società cinese, infatti, è riuscita a registrare il proprio marchio (il logo “N” in rosso) apportando lievissime modifiche a quello della maison statunitense.
LA PRONUNCIA DELLA CORTE CINESE Con sentenza del 5 gennaio 2021, il Tribunale di Shangai Huangpu ha posto fine alla battaglia legale avviata dalla società americana che ha contestato alla New Barlun di aver commercializzato articoli aventi il caratteristico logo “N” per oltre quindici anni. La Corte cinese, nell’accogliere la tesi difensiva di New Balance, ha ritenuto che la produzione e la distribuzione di scarpe da ginnastica con il simbolo “N” maiuscolo da parte della New Barlun costituisse una violazione del marchio americano, considerata la netta somiglianza tra i marchi delle due parti “sia visiva sia concettuale”.
Il Tribunale, inoltre, ha anche sancito che le sneakers New Barlun, sfruttando la notorietà e la reputazione del marchio americano, hanno generato ricavi sostanziali per la società di abbigliamento cinese che è stata riconosciuta operare in malafede, avendo proseguito con la vendita dei prodotti nonostante la Corte avesse emesso un’ingiunzione provvisoria che le vietava di produrre e vendere le proprie calzature in pendenza del processo. Alla stregua di tali motivazioni, il Tribunale ha condannato la New Barlun Co. Ltd e Shanghai Shiyi Trade Co. Ltd al risarcimento dei danni pari a 25 milioni di RMB (3,85 milioni di dollari) in favore di New Balance.
LE ALTRE AZIONI GIUDIZIARIE DI NEW BALANCE La causa intentata innanzi al Tribunale Distrettuale di Shangai Huangpu non è che uno dei tanti procedimenti avviati da New Balance a tutela del proprio marchio. Non tutte le azioni giudiziarie promosse dal brand americano, tuttavia, si sono concluse in senso ad essa favorevole. A tal proposito, basti ricordare che la società di Boston si è vista rigettare l’opposizione e l’istanza di invalidazione del marchio “N” registrato da New Barlun in virtù dell’anteriorità della registrazione effettuata dalla società cinese. Come accennato, infatti, New Barlun aveva registrato con successo un marchio “simile” a quello del brand americano molto prima che vi provvedesse la società americana.
In tal modo l’azienda cinese ha usato una delle tattiche più comuni impiegate dai contraffattori di marchi: la registrazione e l’uso di marchi simili a quelli stranieri ma con leggere modifiche al fine di evitare di affrontare qualsiasi obiezione durante il processo di registrazione. Va però precisato che quella del gennaio 2021 non è la prima vittoria che la società statunitense ha ottenuto nei confronti di New Barlun. Già nell’aprile del 2020, infatti, il Tribunale di Shanghai Pudong (“PPC”) si è pronunciato a favore di New Balance, riconoscendole un risarcimento di danni per 10,8 milioni di RMB (1,5 milioni di dollari).
Avv. Francesco Saverio FRANCHI
